Revista de Derecho, Vol. VII, diciembre 1996, pp. 99-102 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CHILENO EN EL "PROTOCOLO DE ARMONIZACIÓN DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL MERCOSUR" *
María José Taladriz, Pablo Eisendecher, Rodrigo Momberg, Andrés Melossi ** *
Ponencia presentada en el Primer Congreso de Estudiantes de Derecho del
Mercosur, realizado en Buenos Aires en octubre de 1996.
INTRODUCCIÓN La política exterior de Chile se ha orientado de manera prioritaria hacia América Latina. Se trata del ámbito geográfico natural de referencia y de acción externa nacional, donde coinciden tanto sus intereses políticos y culturales así como sus intereses económicos. De esta manera la economía chilena se está vinculando cada vez más al resto del Cono Sur y nuestro comercio e inversiones se están orientando crecientemente en esa dirección. Actualmente se están desarrollando auspiciosos proyectos de integración física, como los corredores bioceánicos, que harán todavía más intensos los lazos mutuos. Además los vínculos empresariales hacen que el proceso de interdependencia entre nuestras economías vaya adquiriendo un carácter más profundo e irreversible. De lo expuesto puede apreciarse que Latinoamérica constituye una de las prioridades de nuestras relaciones económicas y comerciales. En tal sentido, la asociación con el Mercosur profundiza la internacionalización de la economía chilena y resulta clave para estrechar aún más los lazos existentes con los países que lo integran. El modelo de integración bilateral y regional que persigue Chile mediante el Mercosur no sólo amplía el potencial de comercio de bienes y servicios, sino que, además, enriquece la calidad de dicha relación al incorporar nuevas áreas de vinculación económica, lo que, por cierto, incluye la necesidad de armonizar las legislaciones en las áreas involucradas directamente en dicha vinculación. Dentro de este marco analizaremos los conflictos y, por consiguiente, las eventuales modificaciones a que debe sujetarse la legislación chilena sobre propiedad industrial en materia de marcas, en relación al denominado "Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el Mercosur en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen". A. Definición de marca El artículo 5, N° 1. del Protocolo define marca como "cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio, productos o servicios". Por su parte, la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 19, señala que "bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales". De ambas definiciones se puede observar una similitud en el concepto de marca; sin embargo, la legislación chilena nos da un concepto cualitativo de tal, ya que exige expresamente los elementos de visibilidad, novedad y característica. En relación a este punto es importante destacar: -Artículo 5, N° 2: "Cualquier Estado-Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible". De esta norma se desprende que una marca podría consistir en un signo no perceptible visualmente. Así podrían llegar a ser objeto y registrarse como marca, por ejemplo, un sonido o un aroma, situación que no se halla contemplada en la legislación chilena, que exige imperativamente la característica de visibilidad. -Artículo 6: En lo relativo a los signos considerados como marcas, se permite como tales a los lemas comerciales, sin hacer exigencia a que deban ir siempre unidas o adscritas a una marca registrada del producto o servicio, tal como lo prescribe el artículo 19, inciso 2°, de la Ley 19.039. -La legislación chilena prohíbe expresamente en el artículo 20, letra i), registrar como marca el color de productos y envases, sin perjuicio de que contenidos en diseños, sean éstos, en su conjunto, admitidos como marca. Ahora bien, el Protocolo en su artículo 6, N° 1, considera como susceptible de ser objeto de marca las combinaciones y disposiciones de colores. -El citado artículo 20, letra i), también prohíbe registrar como marca la forma de los productos o envases, norma que se encuentra en expresa contradicción con el artículo 6, N° 1, del Protocolo, que permite considerar como marca la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos. -Por último, el Protocolo señala en su artículo 9, N° 2, como marca irregistrable aquellos susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas. Por su parte, la Ley 19.039, en su artículo 20, letra c), prescribe que serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor. B. Exigencias para el registro El artículo 7 del Protocolo señala: "Podrán solicitar el registro de una marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan un legítimo interés". A su vez, el artículo 2 de la Ley 19.039 al referirse a la materia, no plantea la exigencia del "legítimo interés" para solicitar el registro, ni tampoco dicho término se encuentra definido en nuestra legislación. Surge aquí, por lo tanto, un problema de interpretación respecto del significado de este término, y cabe preguntarse si se deberá entender por tal la intención de uso de la marca o su uso efectivo. Esta será una situación que deberán zanjar nuestros tribunales o los organismos pertinentes señalados en las disposiciones finales del Protocolo. C. Prelación para el registro de una marca El artículo 8 del Protocolo establece que "tendrá prelación para el registro de una marca aquel que primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado en forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado-Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca". La legislación chilena, corno regla general, no establece la exigencia de solicitar el registro de la marca al momento de formular la impugnación, sin perjuicio que el artículo 20 de la ley, al referirse a las marcas irregistrables, en su letra g) determina que, rechazado o anulado el registro de una marca por la causal de ser ésta semejante a otra que goce de fama y notoriedad en el extranjero, el titular extranjero deberá dentro de 90 días solicitar la inscripción de la marca, y si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro. D. Uso por terceros de la marca con ciertas indicaciones Artículo 12 del Protocolo. En Chile no existe norma al respecto, por lo que podrían suscitarse eventuales conflictos en cuanto al uso de la marca, ya que, de acuerdo al referido artículo, los terceros pueden usar una marca cumpliendo los requisitos de buena fe y de no causar confusión respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios. La situación es diferente en Chile, puesto que el derecho a uso que confiere la marca es exclusivo y, por lo tanto, terceras personas, sin el consentimiento o autorización del titular, están absolutamente imposibilitadas de hacer uso de una marca registrada. E. Nulidad del registro El artículo 14, N° 2, del Protocolo señala que cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios; en cambio, en Chile, al no existir norma similar, la nulidad produciría un efecto absoluto, es decir, para todos los productos o servicios que abarque la marca anulada. F. Legalización de documentos El artículo 4 del Protocolo señala que los Estados-Parte procurarán, en la medida de lo posible, dispensar la legalización de documentos y de firmas en los procedimientos relativos a propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. La legislación chilena, por su parte, trata la materia de la legalización de documentos en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Según él, los instrumentos otorgados fuera de Chile deben ser debidamente legalizados y se entiende que lo están cuando en ellos consta su carácter público y la autenticidad o verdad de las firmas de las personas que lo han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o las prácticas de cada país, deban acreditarlas. Además, contempla la forma en que la autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile. En suma, el procedimiento contemplado por la ley chilena para el trámite de la legalización difiere del sugerido por el Protocolo, que, al constituir un compromiso, impulsará al legislador chileno a buscar una solución con menos trámites en materia de legalización de documentos y firmas en el campo de la propiedad industrial. No obstante ello, el artículo 15 de la ley, en su segunda parte, al referirse a los mandatos provenientes en el extranjero, prescribe que ellos podrán otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior. G. Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen El Protocolo, en sus artículos 19 y 20, regula esta materia, prescribiendo que los Estados-Parte se comprometen a proteger sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen, definiéndolas y, por último, prohibiendo su registro como marca. Por su parte, el artículo 20, letra e), de la Ley 19.039 también prohíbe el registro como marca de las expresiones empleadas para indicar, entre otras, el origen, nacionalidad y procedencia de los productos y servicios, pero esta prohibición es más amplia, puesto que se refiere a las indicaciones de procedencia en términos generales, no así la norma del Protocolo, que prohíbe el registro como marca sólo de las indicaciones de procedencia que tengan una clara identificación con la zona geográfica de la cual proceden, situación a la que no se hace alusión en la norma chilena. Es importante señalar que, a diferencia del Protocolo, la Ley 19.039 no define las indicaciones de procedencia ni las denominaciones de origen y sólo prohíbe, de un modo general, su registro como marca. CONCLUSIONES El esperado incremento del comercio entre Chile y los demás países del Mercosur hace previsible imaginar el surgimiento de controversias sobre la interpretación, aplicación o cumplimiento de aspectos del Acuerdo y de sus Protocolos, dentro de los cuales encontramos, por cierto, el Protocolo analizado. En este sentido, y de acuerdo a lo ya expuesto, podemos observar una serie de puntos en que la legislación chilena entra en conflicto con las normas del Protocolo, principalmente por la mayor amplitud de sus conceptos y por las nuevas figuras que éste consagra. De este modo, la normal i va chilena deberá ser modificada para así dar plena ejecución al referido Protocolo y cumplir con los principios que lo informan, como la libre circulación de los bienes, la buena fe y, sobre todo, la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad industrial en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.
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